吴茂昆大陆专利的推理剧

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作者:杨智杰

媒体报道新任教育部长吴茂昆的“绶草萃取物”专利,没由东华大学申请专利,改由美国师沛恩生技公司到大陆申请专利,是否有不当图利私人公司的疑虑?

第一个要厘清的问题,就是此“绶草萃取物”专利,专利申请权及专利权是否归属于东华大学?看起来,该绶草研究的经费是“陈水来文教基金会”3次捐款给东华大学,金额60万指定进行绶草研究。东华大学的回应似乎是说这是私人募款的研究。

实际上,不管研究经费来源是科技部、教育部、其他政府部会,或者私人捐款,只要捐款经费进入学校,再由学校以计划名义交由某个校内老师与研究生执行,这都已经算是校内正式的计划执行,属于“执行职务”,研发成果属于“职务上发明”。故校内老师在执行校内计划产生的研究成果,是执行职务产生的研究成果,专利申请权应该归属于学校,而非教师个人。

当然也有某些情况,捐款的私人企业在与学校进行产学合作时的签约中,会事先约定将来研发成果的归属。通常可能约定成果归属于该私人公司,或者约定由公司与学校共有。如果陈水来文教基金会当初捐款给东华大学,并没有特别约定研发成果归属,那研发成果的专利申请权就是归学校,而非归给执行的师生。

大陆《专利法》第6条对职务发明的认定更加明确:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”更可确定吴茂昆等师生的研发成果属于职务发明,申请权归属于东华大学。

但是专利申请权可以转让。既然专利申请权归属于东华大学,却由美国师沛恩生技公司提出申请,此时必须要看东华大学的“专利申请权”是否有正式让与给美国师沛恩生技公司。照理说,师沛恩生技公司在大陆申请专利时,必须出具东华大学将专利申请权正式让与给美国师沛恩生技公司的证明文件。

倘若没有这种证明文件,有可能是,师恩沛生技公司在大陆申请该专利时,并没有交代其申请权的来源。因为从美国注册的师恩沛生技公司来看,负责人之一就是吴茂昆,所以对大陆知识产权局来说,他们会以为吴茂昆是美国公司负责人,所以其研发成果归属的单位是美国公司,而不会注意到其研发成果的单位归属于东华大学。

最后,是否因为在中国大陆申请专利,以“国立东华大学”为名申请会受到刁难,而需要改由美国公司申请?不过,在大陆若以“东华大学”为名申请,应该就可顺利申请到专利。

(作者为国立云林科技大学科技法律所教授)

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